ИНКОТЕРМС И ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА ПРИ ВВОЗЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ТОВАРОВ В РОССИЮ
А.Д.Кудаков, патентный поверенный, к.ю.н., к.ф.-м.н. (Москва),
Е.А.Кудакова,
Патентная коллегия «Кудаков и Партнеры»
Согласно отчетам ВОИС за 1997-2006 годы более 100000 товарных знаков, из зарегистрированных с помощью Мадридской системы международной регистрации содержат в перечне стран указание России. Это только вдвое меньше числа действующих регистраций товарных знаков, произведенных по национальной процедуре, которое по данным отчета РОСПАТЕНТА за 2006 г. составило 197055 знаков.
Большинство иностранных компаний, произведенные товары, тем или иным способом ввозит через границу в Россию, и только незначительное их количество производит или маркирует свои товары на территории России. Кроме того, в условиях развития международного разделения труда, и российские правообладатели ввозят в Россию товары, маркированные за рубежом принадлежащими им знаками. В условиях роста числа дел о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков в связи с их неиспользованием, ежегодно рассматриваемых Палатой по патентным спорам и судами различных инстанций, вопрос об оценке представленных доказательств использования товарного знака на ввозимых в Россию товарах как никогда актуален. Особую важность ему придает также растущее внимание со стороны таможенных органов к интеллектуальной собственности, пересекающей государственную границу России.
Ранее в Законе РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (в дальнейшем Закона) было указано, что «Использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора». Территориальный принцип действия Закона предполагает, что это применение товарного знака должно осуществляться именно на территории России.
В ст. 1486 четвертой части ГК РФ, вступившей в силу 01.01.2008, путем отсылки к ст. 1484, специально прописан территориальный принцип действия положения о досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемых товарных знаков, и особо оговорено, что любое использование должно быть непосредственно связано с введением товара маркированного знаком в гражданский оборот на территории России.
В четвертой части ГК РФ по сравнению с Законом расширен круг лиц, использование знака которыми признается при доказательстве использования с целью сохранения регистрации. Однако установлено жесткое требование о том, что использование знака осуществляется под контролем правообладателя. Исходя из определения слова «контроль», данного в толковом словаре под редакцией С.И.Ожегова (КОНТРОЛЬ - Проверка, а также постоянное наблюдение в целях проверки или надзора), можно предположить, что отныне представленные доказательства использования товарного знака лицами, иными чем правообладатель, должны будут сопровождаться также представлением документальных доказательств осуществленного контроля над таким использованием.
Анализируя новое законодательство, не следует забывать, что, по крайней мере, еще три года, а в некоторых случаях и дольше, в отношении сбора доказательств использования знаков будут применяться положения ст.22 Закона. Это верно если, представляемые правообладателем доказательства будут относиться к периоду до 01.01.2008.
Оставив в стороне очевидный случай, когда произведенный за рубежом товар маркируется правообладателем на территории России, рассмотрим следующий за маркировкой этап использования товарного знака – ввоз товара в Россию. Представляется, что ключевым здесь будет являться определение лица, которое осуществило этот ввоз. Для периода использования знака до 01.01.2008 это важно при определении того, является ли лицо, осуществляющее ввоз товара в Россию, правообладателем или лицензиатом, как это предусмотрено ст.22 Закона. Для последующего периода времени в зависимости от того, кто ввозит товар, будет отличаться состав комплекта необходимых документов. Для третьих лиц он должен включать в себя, помимо собственно доказательств использования товарного знака и факта введения в гражданский оборот на территории России, также разрешение на использование знака от правообладателя и доказательства осуществленного контроля над использованием товарного знака со стороны правообладателя (п.2 ст.1486 ГК РФ).
С точки зрения старого законодательства, непосредственно после момента перехода права на товар, товарный знак, нанесенный на него, используется уже иными, чем правообладатель лицами, и это не может приниматься во внимание для целей ст.22 Закона. Действительно, если бы было иначе, и момент перехода права на товар не имел бы значения, то товар длительного использования (например, мебель), произведенный семь лет назад, и проданный тогда же другому лицу, мог бы все эти годы служить доказательством надлежащего использования товарного знака правообладателем (даже при отсутствии производства), а это противоречит общей направленности Закона на стимулирование использования товарного знака производителями. Аналогично если переход права на товар, маркированный товарным знаком, от правообладателя к покупателю имел место вне территории России, то, в силу территориального принципа действия Закона, введение в гражданский оборот на территории России другими лицами этих товаров, произведенное от имени и за счет этих лиц, не может рассматриваться в качестве подтверждения использования товарного знака правообладателем, поскольку в момент осуществления этого действия он не являлся владельцем товара. С точки зрения нового законодательства, в этом случае дополнительно к доказательствам введения товара в гражданский оборот на территории России необходимо предоставить разрешение от правообладателя на соответствующий вид использования и документальное подтверждение осуществления контроля над таким использованием со стороны правообладателя, как упоминалось выше.
Особая роль в определении лица ввозящего маркированный товар в Россию принадлежит Правилам «ИНКОТЕРМС», которые являются основным нормативным документом, применяемым в международной торговле. Они изданы Международной торговой палатой в 1936 г. и с тех пор повсеместно применяются, претерпев несколько изменений, последнее из которых имело место в 2000 г.
В настоящее время применяются 13 содержащихся в «ИНКОТЕРМС» 2000 г. коммерческих терминов, которые определяют базисные условия поставок в ходе осуществления международной торговли. Помимо условий поставок эти термины устанавливают обязанности контрагентов по доставке товара и момент перехода права собственности на товар [1]. Термины разбиты на четыре группы, «отличающиеся между собой по существу: начиная с термина, согласно которому продавец только предоставляет товар покупателю на собственной территории продавца («E» - термин - EX WORKS); далее идет вторая группа, в соответствии с которой продавец обязан поставить товар перевозчику, назначенному покупателем («F» - термины - FCA, FAS и FOB); далее «C» - термины, в соответствии с которыми продавец должен заключить контракт на перевозку, но не принимая на себя риск потери или повреждения товара или дополнительные затраты вследствие событий, имеющих место после отгрузки и отправки (CFR, CIF, CPT и CIP); и, наконец, «D» - термины, при которых продавец должен нести все расходы и риски, необходимые для доставки товара в страну назначения (DAF, DES, DEQ, DDU и DDP). «D» - термины ИНКОТЕРМС означают договоры прибытия или доставки, в то время как «C», «F» и «Е» - термины говорят о договорах отгрузки».
Термины ИНКОТЕРМС всех групп за исключением группы «D» означают, что продавец считается выполнившим свои обязательства по доставке, если товар был передан им в распоряжение покупателя в помещении продавца или перевозчику. С этого момента покупатель имеет возможность распоряжаться полученным товаром, например, перенаправив товар по другому адресу. То есть, только если международный контракт содержит условие поставки из группы «D», можно говорить, что товар ввезен в Россию именно иностранным правообладателем. Во всех остальных случаях право на ввозимый маркированный товар приобретается покупателем на территории иностранного государства, и уже именно покупатель ввозит товар на территорию России, осуществляя при этом один из видов использования товарного знака, который может приниматься во внимание при доказательстве использования товарного знака.
Таким образом, при ввозе товара из-за рубежа задача стоит в определении места перехода права собственности на товар маркированный знаком от правообладателя покупателю. Если товар пересекает границу России, являясь собственностью правообладателя, то ввоз, а, следовательно, и использование знака, осуществляет правообладатель. Если товар пересекает границу, являясь собственностью лица иного чем правообладатель или лицензиат, то такое использование не может признаваться достаточным для целей ст.22 Закона. Для периода с 01.01.2008 такое лицо должно представить также комплект соответствующих документов, упоминаемый выше.
Существующая судебная практика подтверждает сделанный вывод в отношении периода до 01.01.2008. Постановление N 1164/04 Президиума ВАС РФ 13.04.2004, согласно которому поставка в Россию продукции, маркированной товарным знаком, может считаться использованием товарного знака в смысле ст. 22 Закона. При этом Компания «Ян Бехер - Карловарска Бехеровка» являлась владельцем комбинированного товарного знака со словесным элементом "JB", зарегистрированного в СССР в 1981 г. Компания поставляла в Россию изготавливаемый товар (ликер) российскому ЗАО «П.Р.Русь» именно на условиях ИНКОТЕРМС DDU [2], т.е. ввоз товара на территорию России осуществлял сам производитель-правообладатель.
Таким образом, при изучении документов предоставляемых зарубежным правообладателем с целью подтверждения использования товарного знака, в первую очередь, следует проверить условия поставки, которые указываются как в международном контракте, так и в таможенных декларациях. В случае расхождения условий, следует учитывать условия указанные в декларациях, поскольку они отражают условия поставки, примененные при исполнении договора.
Отметим, что в случае, когда российскому правообладателю из-за рубежа поставляется товар маркированный его товарным знаком, ситуация обратная, и любые термины, кроме группы «D», будут свидетельствовать о том, что именно российский правообладатель осуществил ввоз маркированного товара в Россию.
К сожалению, в прошлом Палата по патентным спорам, рассматривая подобные ситуации, не всегда уделяла должное внимание анализу условий поставки товаров, указанных в договорах поставки и таможенных декларациях. В частности, иногда, принимались во внимание в качестве доказательства использования товарного знака правообладателем в форме ввоза маркированного товара в Россию, даже документы, подтверждающие продажу товара российской фирме не правообладателем, а третьим лицом, купившим ранее за рубежом этот товар у правообладателя. В ряде других случаев подобные документы не были приняты во внимание коллегией, и правовая охрана знаков была в соответствии с Законом досрочно прекращена. Введение четвертой части ГК РФ предполагает, что Палата по патентным спорам будет требовать от правообладателя, дополнительно к доказательствам введения товара в гражданский оборот на территории России третьим лицом, также разрешение от правообладателя на соответствующий вид использования выданный своевременно на имя этого лица, а также документальное подтверждение осуществленного контроля над таким использованием со стороны правообладателя.
[1] МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА ТОЛКОВАНИЯ ТОРГОВЫХ ТЕРМИНОВ ИНКОТЕРМС 2000 ГОДА в книге: Михайлов Д.М. Международные контракты и расчеты. М.: Юрайт-Издат, 2006, 641 с.
[2] Старженецкий В. Досрочное прекращение охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. ИС. Промышленная собственность, 2004, №11, с.42-46.