П.6 СТ.1252. ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ ТОВАРНЫЙ ЗНАК НА ВРЕМЯ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ?
Кудаков А.Д.
«Патентная коллегия Кудаков и Партнеры», Москва
Вопрос о соотношении прав на различные средства индивидуализации и до принятия 4 части ГК РФ был предметом исследований специалистов в области интеллектуальной собственности. При этом широко распространение получило мнение, что защита товарного знака более эффективна, чем другие средства индивидуализации по причине того, что перед его регистрацией РОСПАТЕНТОМ проводится экспертиза на тождество и сходство среди товарных знаков, и только после этого знак включается в государственный реестр. Однако в связи с введением в действие четвертой части ГК РФ, это представляется не вполне правильным. Действительно, в первом абзаце п.6 ст.1252 сформулировано правило, которое должно использоваться при столкновении различных средств индивидуализации:
6. Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.
Следует обратить внимание, что именно момент возникновения исключительного права имеет решающее значение. Это имеет особое значение, поскольку процесс экспертизы, которую завершает регистрация исключительного права на товарный знак, обычно занимает более года. Кроме того, при экспертизе наличие мешающих регистрации фирменных наименований, и тем более коммерческих обозначений, не проверяется. Но если бы и проверялось это ничего бы не изменило, т.к. даже после окончания экспертизы и вынесения решения о регистрации товарного знака право на него возникает только после оплаты соответствующей пошлины и внесения данных о товарном знаке в госреестр, т.е. проходит еще от 1 до 9 месяцев, в течение которых товарный знак «беззащитен», также как и во время проведения экспертизы, и, если в этот период, у какого либо конкурента возникнет исключительное право на сходное до степени смешения или тождественное фирменное наименование или коммерческое обозначение, регистрация товарного знака может быть оспорена в дальнейшем. Сегодня, в любое время с момента опубликования на сайте Роспатента сведений о подаче заявки на регистрацию товарного знака и вплоть до его регистрации, третьи лица могут предпринять действия по предотвращению регистрации товарного знака. Аналогичные действия заявителя могут быть направлены на защиту товарного знака на время регистрации. Так право на фирменное наименование возникает после включения его в государственный реестр и время этого включения составляет около двух недель. Недостатком такого метода получения исключительного права является то, что это связано с необходимостью в дальнейшем поддержки деятельности зарегистрированной организации и связными с ними немалыми дополнительными расходами. Право же на коммерческое обозначение возникает с приобретением им известности на определенной территории, в силу его использования, т.е. это исключительное право может, при соответствующем желании, возникнуть буквально за 1 день (в любой из дней до внесения сведений о зарегистрированном товарном знаке в государственный реестр), и сделать знак уязвимым если право получит конкурент. Конечно, скорее всего, это право будет получено на третье лицо, чтобы не было возможности стать объектом разбирательства со стороны ФАС.
Особенно неприятна эта ситуация тем, что опасность является скрытой, т.к. в этом случае, согласно п.8 ст.1483 коммерческое обозначение или фирменное наименование не будет мешать регистрации товарного знака.
Более того, даже если третье лицо – правообладатель коммерческого обозначения или товарного знака сообщит о наличии оснований для оспаривания регистрации товарного знака, Роспатент не будет иметь законных оснований для отказа в регистрации знака.
Из, приведенного выше, текста п.6 ст. 1252 следует, что эти же коммерческое обозначение или фирменное наименование позволяет, тем не менее, прекратить регистрацию товарного знака в судебном порядке.
Представляется, что сложившееся положение противоречит как замыслу законодателей, так и общественным интересам. Действительно, если заявитель подал заявку на регистрацию товарного знака, то он вправе надеяться, что приоритет будет принадлежать именно ему, и никто другой не сможет помешать его регистрации, в том числе и путем какие-либо действий направленных на приобретение исключительных прав на любое тождественное или сходное до степени смешения другое средство индивидуализации. И если в случае с товарным знаками кодексом прямо предусмотрено, что все кто подадут заявку после него, получат отказ в регистрации, то в случае фирменных наименований и коммерческих обозначений такой порядок не установлен.
Фактически дискредитируется сама система регистрации товарного знака. Любые лица, в том числе и злоумышленники, узнав о том, что заявителем подана заявка на регистрацию товарного знака , могут предпринять меры по противодействию регистрации товарного знака, оформив исключительное право на сходное до степени смешения коммерческое обозначение или зарегистрировать юридическое лицо с подобным фирменным наименованием
Для того чтобы ликвидировать это противоречие можно вместо выделенных выше слов в п.6 ст. 1252 включить следующую фразу:
…которое имеет более раннюю дату возникновения исключительного права (для фирменных наименований и коммерческих обозначений) или дату приоритета (для зарегистрированных товарных знаков и знаков обслуживания). Обладатель такого исключительного права или приоритета…
Следует принять во внимание, что даже если подобная редакция статьи будет принята, то для периода времени с 01.01.2008 до момента введения ее в действие будет существовать основание для прекращения регистрации товарного знака, заявка на который была подана в этот период.
В этих условиях подателю заявки на регистрацию товарного знака нельзя медлить. С целью избежать таких нежелательных последствий заявителю следует сразу после подачи, а может быть и до нее создать организацию с тождественным фирменным наименованием. Менее затратным, но не менее эффективным способом защиты является получение права на коммерческое обозначение. Однако в связи с тем, что понятие коммерческого обозначения является сравнительно новым и на практике использовалось крайне редко, вопрос приобретения и закрепления исключительного права вызывает нешуточные споры даже среди специалистов в области охраны интеллектуальной собственности. Многие приходят к мысли о необходимости закрепления прав в некотором Реестре коммерческих обозначений или депонировании в какой-либо форме [1]. Поскольку законодатели не предусмотрели создание Государственногореестра коммерческих обозначений (но и не запретил его ведение), то по аналогии с РАО (которое ведет реестр авторских произведений, хотя авторские права охраняются без регистрации), нами была разработана и реализована концепция общедоступного Реестра российских коммерческих обозначений (сайт www.reestrKO.ru). Включение сведений о коммерческом обозначении и предприятии, для индивидуализации которого оно используется, в этот Реестр позволит:
1. Получить правообладателю документ (договор о включении в Реестр) который подтверждает дату существования коммерческого обозначения
2. Подтвердить использование коммерческого обозначения, для приведенных в Реестре видов деятельности, поскольку сведения Реестра можно рассматривать как рекламу. Можно также отдельно заключить договор на размещение рекламы, что является одним из видов использования коммерческого обозначения, предусмотренных кодексом.
3. Приобрести коммерческому обозначению требуемую кодексом известность на определенной территории. В данном случае, т.к. сайт с данными Реестра является открытым и общедоступным, то известность приобретается на территории России.
4. Быстро получить Свидетельство о включении в Реестр российских коммерческих обозначений, что может избавить от проблем с чиновниками, которым, как известно бумаги такого рода просто необходима.
5. Проинформировать участников рынка о наличии исключительных прав на коммерческое обозначение, что, несомненно, снизит число нарушений прав на коммерческое обозначение.
6. Существенно упростить жизнь правообладателям, поскольку процедура внесения в Реестр, практически, носит уведомительный характер.
7. Заранее подготовиться к возможным разбирательствам, в ходе которых может понадобиться подтверждение даты возникновения исключительного права на коммерческое обозначение.
Включение коммерческого обозначения в Реестр российских коммерческих обозначений, в некоторых случаях, можно рассматривать как некую недорогую и быструю альтернативу регистрации товарного знака, аналогично тому, как в патентном праве наряду с изобретениями существуют полезные модели, регистрация которых происходит гораздо быстрее и без проведения экспертизы по существу.
Кроме того. Создание Реестра российских коммерческих обозначений отвечает чаяньям патентоведов, которые высказывали заинтересованность в существовании такого Реестра еще в прошлом году.
Вообще говоря, существование любой открытой базы данных объектов интеллектуальной собственности, к которым можно отнести и Реестр российских коммерческих обозначений, позволяет участникам рынка предотвратить возникновении конфликтов, что способствует развитию экономик в целом.
Хочется надеяться, что коммерческое обозначение станет действенным средством защиты товарных знаков на весь период их регистрации.
[1] В.Ю.Джермакян, В.И.Бирюлин. Коммерческое обозначение, или Кот в мешке. Патенты и лицензии, 2007, №8, с.6-11